ANKARA 5. FIKRI VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESI

T.C. ANKARA 5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
ANKARA
5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/81 Esas
KARAR NO : 2021/60

DAVA : Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü)
DAVA TARİHİ : 16/03/2020
KARAR TARİHİ : 05/02/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 18/03/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili 16/03/2020 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacının 1984 yılında dondurma sektörüne giriş yaptığını ve bu girişin Türkiye’deki endüstriyel dondurma sektörünün miladı olarak kabul edildiğini, bu meyanda markasını, doğadaki en sevimli hayvanlardan biri olan “...” olarak seçtiğini, günümüze kadar 200’e yakın yeni ürün ve lezzetle tüketicileri buluşturduğunu, “...” markasının TÜRKPATENT nezdinde ... kod numarası ile “tanınmış marka” statüsüne alınmış olduğunu, davalının dava konusu markasında yer alan unsurlardan “...” görselinin en hakim durumda bulunduğunu, bu görselin davacının tescilli markalarında yer alan “...” görseli ile ortak olduğunu, davalının bu markasını 30. Sınıfa giren bir takım gıda maddelerinde tescil ettirmek istediğini, davacının tescilli/tanınmış/seri “...”lı markalarının da bu sınıfa giren emtialar için tescilli olduğunu, dolayısıyla taraf markaları arasında iltibas tehlikesinin ve karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu, davacının “...”lı 116 kadar marka tescilinin bulunduğunu, davacının “...” markasını 35 yıldır kesintisiz olarak kullandığını ve tüketici nezdinde meşhur ve maruf hale getirdiğini, dava konusu edilen markanın, davacının tanınmış “...” markasından esinlenerek yapıldığının açık olduğunu, yani davalının bu marka başvurusunda bulunma eyleminin kötü niyetli olduğunu beyan ederek; TÜRKPATENT YİDK’nın ... sayılı kararının iptalini ve davalı firmanın ... sayılı markasının iptalini ve tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.
C E V A P :
Davalı ... vekili 02/04/2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Taraf markalarının benzer olmadığını, bütüncül algı çerçevesinde farklı ticari kaynaklardan gelen birbirinden farklı markalar olarak algılanacaklarını, dava konusu edilen markada esas unsurun “... şekli” değil, “...” ibaresi olduğunu, davalının bu ibareyle birlikte .../... şeklini de ihtiva eden ... sayılı markası başta olmak üzere bu unsurları ihtiva eden muhtelif markasının da bulunduğunu, ayrıca bu unsurları ihtiva eden davalı markasının TÜRKPATENT nezdinde ... sayı ile “tanınmış marka” statüsüne alınmış olduğunu, davalı markasının ihtiva ettiği ve ayırt ediciliği yüksek olan diğer unsurlar gözetildiğinde, taraf markalarında ortak olan “.../... şekli”nin varlığına rağmen davalı markasının bir bütün olarak davacı markasından ilişkilendirilme ihtimalinden sıyrıldığını, davacının SMK m. 6/5 hükmü kapsamında belirtilen şartların oluştuğuna dair bir delil sunamadığını beyan ederek; davanın reddini talep etmiştir.
Davalı ... Gıda Sanayi Tic. A.Ş. vekili 05/05/2020 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Davalı firmanın 1961 yılından bu yana gıda sektöründe birçok ürünün tanıtımını ve geliştirilmesini sağlayarak bir kalite sembolü haline geldiğini, davalının “... ...” olarak bilinen figür ile birlikte anılan, “...” ibareli pek çok markasının ve endüstriyel tasarımının tescilli olduğunu ve bu markaların piyasada tanınmış marka statüsünde olduğunu, bu tanınmışlığın TÜRKPATENT nezdinde ... kod numarası tahtında sicile kaydedilmiş olduğunu, davalının “...” ibareli markalarına ciddi yatırımlar ve bu markaların tanıtımına ciddi harcamalar yaptığını, bu markaların yoğun kullanım neticesinde tüketici nezdinde tanınmış marka olduklarını, aynı zamanda dava konusu edilen marka üzerinde davalının müktesep hakkının bulunduğunu, zira davalının “...”lu ilk markasını tescil ettirdiği 2002 yılından beri bu markayı kesintisiz olarak kullandığını, zaten de taraf markalarının birbirlerine benzemediğini, şekil ve sözcük birleşimi ile oluşturulan markalarda sözcük unsurunun daha baskın ve ayırt edici unsur olduğunun doktrinde de kabul edildiğini, davacının kötü niyet iddialarını ispat edemediğini beyan ederek; davanın reddini talep etmiştir.
UYUŞMAZLIK:
Dava, 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun m.15/C hükmüne göre açılan YİDK kararının iptali ve 6769 sayılı SMK m.25 hükmüne göre açılan tescili halinde markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; Davalı kurumun tesis ettiği ... sayılı YİDK kararının davacının itirazlarının reddi yönünden hukuka uygun olup olmadığı, davalı şirkete ait ... nolu "...+Şekil" ibareli marka başvurusu ile davacıya ait "..." ibareli markalar arasında karıştırılma tehlikesi bulunup bulunmadığı, davacı markalarının tanınmış olup olmadığı, davalı şirketin marka başvurusunda kötüniyetli olup olmadığı, davalı şirketin önceki tescilli markalarından kaynaklı müktesep hakkının bulunup bulunmadığı, tescili halinde davalı markasının hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği hususlarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir.
Davanın açılmasını müteakip tarafların dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, sundukları deliller alınmış, marka tescil ve başvuru dosyaları ile alâkalı kayıtları getirtilmiş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, hak düşürücü süre bakımından eksiklik bulunmadığı tespit edilmiş, taraflar sulhe teşvik olunmuş, arabulucuya gitme hakları hatırlatılmış, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, tahkikat icra olunmasını müteakip, bilirkişi heyetinden maddi vakıalara ilişkin rapor alınmış, 06/08/2015 tarih 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 201/2. maddesi hükmü de gözetilerek taraflara tahkikat ve yargılamanın geneliyle ilgili son sözleri de sorulmuş; sözlü iddia ve savunmada bulunma olanağı tanınmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
İşlem dosyasının tetkikinde; Davalı şirketin "...+Şekil" ibaresinin 30. sınıfta bulunan "Bisküviler, çikolatalar, pastalar, krakerler, gofretler, kekler, tartlar, tatlılar, dondurmalar, yenilebilir buzlar." mallarının tescili amacıyla 26.12.2018 tarihinde gerçekleştirdiği ... sayılı marka başvurusunun yapılan ilk incelemeler sonrasında 12.04.2019 tarih ve 322 sayılı Bülten’de ilan edildiği, söz konusu ilana karşı davacı yanın 12.06.2019 tarihinde ..., .... sayılı markalarını mesnet göstererek 6769 sayılı SMK’nın m.6/1, m.6/4, m.6/5 ve m.6/9 hükümleri kapsamında itirazda bulunduğu, davalı şirketin 28.06.2019 tarihli itiraza karşı görüş bildirme dilekçesi sunduğu, itiraza karşı görüş dilekçesinde .... sayılı markalara ilişkin kullanmama def'i ileri sürdüğü, yayıma yapılan itirazın Markalar Dairesi Başkanlığı'nca reddedildiği, bu karara karşı davacı şirket tarafından 04.12.2019 tarihinde yeniden itirazda bulunulduğu, yeniden yapılan itirazı değerlendiren ... Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun ... sayılı YİDK kararı ile itirazın reddine karar verdiği, bu kararın davacı ... vekiline 24.01.2020 tarihinde tebliğ edildiği, iki aylık hak düşürücü süre içinde eldeki davanın açıldığı anlaşılmıştır. Dava konusu marka 03.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 6.maddesinin 1.fıkrasına göre; Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
Karıştırma ihtimali, ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Bu durum, bir mal veya hizmetin alıcısının bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını ya da hizmetini alma ihtimali biçiminde tanımlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali, iltibas kavramından daha geniş bir kavram olup, doğrudan ve dolaylı karıştırılma ihtimali olarak ikiye ayrılır. Bu ayrıma göre eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet, başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyorsa doğrudan karıştırılma ihtimali söz konusudur. Buna karşın, eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırt ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik veya idari bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırılma ihtimalinden söz edilir.
Karıştırılma ihtimalinden bahsedilebilmesi için öncelikle önceki ve sonraki markalar arasındaki mal veya hizmet sınıflarının aynı ya da benzer olması gerekir. Mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığının belirlenmesinde, karşılaştırılacak mal veya hizmetlerin benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı, aralarında hammadde-yarı mamül-mamül ürün ilişkisi bulunup bulunmadığı, birbirleri yerine ikame ya da tamamlayıcı ürün ya da hizmet olup olmadıkları, dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı, marketlerde aynı reyon ya da raflarda satılıp satılmadıkları, aynı toptancılarda satılıp satılmadıkları gibi kriterler göz önünde tutulmalıdır. Sınıfsal benzerlik karşılaştırmasında gerek Nice sınıflandırması gerekse de TÜRKPATENT tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğleri mahkemeler bakımından bağlayıcı değildir. Somut olayın özelliklerine göre TÜRKPATENT tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğinde farklı sınıflarda yer almalarına rağmen ilgili alıcısı nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ürün ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmet sınıflarının benzer olarak değerlendirilmesi de mümkündür.
Karıştırılma ihtimali bakımından sınıfsal benzerliğin söz konusu olması halinde önceki ve sonraki markanın aynı ya da benzer olup olmadıklarının incelenmesi gerekir. Markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları incelenirken markayı oluşturan her bir unsura göre değil, bir bütün olarak karşılaştırılan markaların bıraktığı genel, global izlenim, markaların bütünü ile bıraktığı etki dikkate alınacaktır. Markalarda eğer tanımlayıcı unsurlar var ise bu unsurlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Global değerlendirmeye göre, karşılaştırılan markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı incelenirken, ilgili alıcısı nezdinde bıraktıkları genel intibaya göre markaların benzer olup olmadığı, markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı, ortalama alıcısının algısının ve satın alma kararı verirken göstereceği özen ve dikkat derecesinin ne olduğu, markalar veya işletmeler arasında bağlantı ihtimalinin söz konusu olup olmadığı gibi hususlar incelenerek değerlendirme yapılmalıdır. Bu şekilde inceleme yapılırken, markanın toplumda ne kadar tanındığı, markaların ayırt edici unsurlarının neler olduğu, markanın hitap ettiği ürün ya da hizmetin tüketici kitlesinin kimler olduğu, bu kitlenin satın alma sürecinde göstermeleri beklenen dikkat ve algılama düzeyinin ne olduğu, mal veya hizmetin niteliğinin ve fiyatının ne olduğu, markanın ne kadar özgün, ayırt edici ya da tanımlayıcı olduğu, seri marka algılamasına yol açıp açmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.
Belirtilen açıklamalar ışığında, tarafların iddia ve savunmaları, marka işlem dosyası, itiraza mesnet markalar, hukuki nitelendirme hali hariç olmak üzere maddi vakıalara ilişkin tespitler barındıran bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;
Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunda tablolaştırıldığı üzere; dava konusu ... sayılı marka kapsamındaki; "30.SINIF: Bisküviler, çikolatalar, pastalar, krakerler, gofretler, kekler, tartlar, Tatlılar: fırın tatlıları, un ve çikolata bazlı tatlılar, tatlı olarak tüketilen mus, buz içerikli tatlılar, dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtiaları ile davacının ... sayılı markaları haricinde kalan tüm markaları, davalının markasını tescil ettirmek istediği emtiaları da kapsamaktadır. Davacıya ait bu emtialar, bilirkişi raporunda koyulaştırılarak ön plana çıkartılmıştır. Dolayısıyla, somut olayda, davalının markasının tescil edilmek istendiği emtialar açısından emtia ayniyetinin gerçekleşmiş olduğu, doğrudan söylenebilecektir. Zira bu emtiaların hepsi; benzer alıcı çevresine hitap ederler, benzer ihtiyaçları giderirler, son kullanıcıları ve hedeflenen tüketicileri aynıdır, pek çoğunun birbirlerini tamamlayıcı ve birbirleri yerine ikame edilebilir nitelikleri vardır ve yine pek çoğunun arasında ham madde/yarı mamül/mamül ürün ilişkisi bulunur.
Dava konusu ... sayılı marka incelendiğinde; bir .../... şekli yer almakla birlikte, bu işaret, davalının çatı markası olan "...+Şekil" işareti, "..." imajı veren bir başka şekil ve sarı/kırmızı renkli zemin kompozisyonu ile birlikte kullanılmıştır. Davalının markasında, çatı markasının haricinde, markanın genel kompozisyonu dışında, markanın ön plandaki unsuru, ".../... şekli"dir.
Davacı tarafa ait itiraza mesnet markalar incelendiğinde; Davacının kelime, şekil ve renk unsurlarını haiz markalarının büyük bir kısmında "...+şekil" işareti de yer almaktadır ve bu işaret, davacının çatı markasıdır. Öncelikle, davacının çatı markasının bir parçası olan ... şeklinin, davacının markalarında esas unsur olarak değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir. Zira; çatı markasıyla birlikte ikincil kelime/şekil unsurlarının da ihtiva eden markalarda, markaların benzerlik karşılaştırması, çatı markasını oluşturan işaret arka planda bırakılarak yapılmalıdır. SADECE, davacının ... sayılı "...+şekil", .... sayılı "...+Şekil" ve .... sayılı "...+şekil" görsellerini haiz markalarında, davacının çatı markası, tek başına/tek unsur olarak tescil edilmiştir. Bu markalarda esas unsurun davacının çatı markası olduğu hususu açıktır.
Taraf markaları bütün olarak karşılaştırıldığında; markalarda ortak olarak yer alan ".../..." şekillerinden dolayı iltibas tehlikesinin mevcut olduğu, zira davaya konu 30.sınıf emtiaların hepsi nispeten uygun fiyatla satılan, satın almadan önce uzun bir araştırma ve inceleme aşamasından geçmeyen, yani ucuz ve risk faktörü düşük ürünler oldukları, davaya konu 30.sınıf emtiaların okuma-yazma bilen erişkin kesime hitap ettikleri gibi, aynı zamanda okuma-yazma çağında olmayan çocuklara da hitap eden, çocukların sıkça ve yaygın olarak tükettikleri ürünler oldukları, özellikle okuma-yazma çağında olmayan çocuk tüketicilerin markaları oluşturan kelime unsurlarından ziyade şekil unsurlarına dikkat ederek tercihte bulunacakları, bu hale göre; davaya konu emtiaların hedef kitlesinin arasında çocukların ağırlıklı olduğu, zira sevimliliği ile bilinen bir hayvanın görselini marka olarak seçen üreticinin hedef kitlesinin yetişkinlerden ziyade çocuklar olmasının daha akla yatkın olduğu, markalarda ortak olan “.../... şekli” unsurunun yarattığı yakınlaşmanın; potansiyel müşterilerin (bilhassa çocukların) daha önce denedikleri markaların hafızalarında kalan kısımlarına dayanarak tekrar marka tercihi yaptıkları ve bu nedenle de markalardaki farklı unsurlardan ziyade ortak unsurlara odaklanacakları gerçeği gözetildiğinde, davacının “.../... şekli” markasını görmüş ve tanımış olan bir tüketicinin, davalının “.../... şekli” markasıyla karşılaştığında bu markaları “benzer bulması ve karıştırması” ihtimalinin doğduğu, zira hedef kitledeki çocukların büyük bir kısmının henüz okuma/yazma bilmiyor olabileceği ve tercihini ürün üzerinde yer alan, daha önce gördüğü “.../... şekli”nden biraz farklı özelliklerde bir “.../ayıcıcık şekli” olsa dahi, bu şekle dayalı olarak yapmasının yüksek ihtimal olduğu, değerlendirilmiştir, diğer taraftan; markalar arasındaki, kelime unsurlarının varlığından kaynaklanan görsel ve işitsel farklılıkların, okuma/yazma bilen ve seçimini yaparken ürünün markasını “bütün olarak” ele alan ve hatta “kelime markaları”na yoğunlaşan ortalama (yetişkin) tüketici açısından bu ihtimalin bulunmadığı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 07.06.2006 tarih 2006/11-338 Esas 2006/338 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere; ortalama tüketici kitlesinin tamamı karıştırma tehlikesine maruz kalmasa bile bir kısmının bu risk altında bulunması halinde dahi karıştırılma ihtimalinin gerçekleştiğinin kabulü gerektiği, somut olayda da böyle bir durumun mevcut olduğu, zira her ne kadar yetişkin tüketici kesiminin markalar arasındaki farklılığı algılamaları kabul edilse bile, davaya konu emtiaların hitap ettiği diğer bir kısım çocuk tüketicilerin markalar arasındaki farklılığı algılama kabiliyetlerinin bulunmadığı, bu nedenle salt çocuk tüketiciler bakımından markalar arasında ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma ihtimalinin bulunmasının SMK m.6/1 hükmü koşullarının meydana çıkmasına yeterli olacağı kabul edilmiştir. Dolayısıyla somut olayda karşılaştırılan ve emtia ayniyeti/benzerliği gerçekleşen markalar bakımından müşterek olarak bulunan ".../..." şekli dolayısıyla iltibas tehlikesinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Davalı şirket vekili önceki tarihli tescilli markalarından kaynaklı olarak müktesep hak iddiasında bulunmuştur. Yargıtay 11. HD.’nin 19.09.2008 tarih ve 2007/7547E., 2008/10251K. sayılı “Ece Lady / Ece Toff” kararında kazanılmış hak teşkil eden önceki markaların tespiti yönünden bazı kıstaslar getirmiştir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.09.2008 tarihli ve 2007/7547E. – 2008/10251K. Sayılı kararına göre; Bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır. Bu tür markalar niteliği itibariyle 556 sayılı KHK'nın 55. maddesinde tanımlanan ortak markalara benzemekle birlikte; seri markalar, ortak markalarda mevcut olan bir grupta yer alan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesi fonksiyonu, teknik yönetmelik gibi özelliklere sahip olması gerekmeyen ve esasen ortak asli unsuru taşımakla birlikte her biri diğerinden bağımsız nitelikteki ticaret ve hizmet markalarıdır.
Bu karar içeriğinden de anlaşılabileceği üzere müktesep hakkın kabulü üç koşula bağlanmıştır. Bunlar:
• müktesep hak iddia edilen marka ile davaya konu markadaki asli unsurların muhafaza edilmiş olması ve eski markaya karşı hükümsüzlük davası açılacak sürenin dolmuş olması ve bu markanın çekişmesiz şekilde kullanılması,
• markalar arasında işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yaratılan izlenimin korunması,
• dava konusu markada, müktesep hak iddia edilen markaya nazaran kapsamın genişletilmemiş olması.
Bu üç şartın gerçekleştiği durumlarda marka sahibi kazanılmış hak elde eder.
Bu üç şartın gerçekleştiği durumlarda marka sahibi kazanılmış hak elde eder. Hemen belirtmek gerekir ki; yukarıdaki şartlar sağlansa bile, sonraki tarihli marka başvurusu, itiraza mesnet markaya yakınlaşma ve bu yolla haksız yararlanma tehlikesi oluşturmamalıdır. Burada irdelenmesi gereken husus; marka olarak seçilen işaretin önceki tarihli kök seri markaların yenilenmesi suretiyle mi oluşturulduğu, yoksa itiraza mesnet markalar ile yakınlaşarak onunla iltibas tehlikesi doğurma tehlikesi oluşturacak şekilde mi mizanpajının yapıldığıdır. Daha ilk bakışta başvurunun kök markanın değil de, itiraza mesnet markanın yeni düzenlenmiş bir versiyonu olduğu yönünde ortalama tüketici nezdinde izlenim doğuyorsa, önceki kök markalardan kaynaklı müktesep hak şartlarının doğduğundan söz edilemez. Bu itibarla seri marka olarak tescili talep edilen işaret, kök markadan esaslı farklılıklar göstermemeli ve seri marka seçilirken itiraza mesnet markaya yakınlaşacak font, renk, mizanpaj değişikliklerinden kaçınılmalıdır. (Burçak Yıldız, Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK m.5/1-ç ve m.6/1 Hükümlerine Yargıtay Kararları İle Getirilen İstisna, BATİDER 34(4), 2018, s.116)
Müktesep hak iddiası bakımından hemen belirtmek gerekir ki; önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkması hali tek başına müktesep hak şartlarının doğumunu sağlamaz. Önceki tarihli markanın başvuruya konu emtialar bakımından aynı zamanda fiili olarak kullanıldığının da ispatlanması gerekir. Zira, müktesep hak müessesesinin kabul edilmesinin amacı, önceki tarihli markanın uzunca süredir kullanımı nedeniyle ilgili tüketici kesiminde oluşan imajın, sonraki tarihli marka başvurusuna sirayet etmesini sağlamaktır. Bu nedenledir ki, fiilen kullanılmayan önceki tarihli markanın ilgili tüketici kesiminde bir imaj duygusu oluşturduğundan söz edilemez. Olmayan imajın yenilenen yeni bir marka başvurusuna aktarımı da dolayısıyla söz konusu olamaz. Müktesep hak şartları bakımından yukarıda ifade ettiğimiz görüşü destekler nitelikte, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 06/01/2020 tarih 2019/2269 E 2020/16 K sayılı kararında, önceki markanın fiilen kullanılmasını, müktesep hakkın doğumu bakımından gerekli görmüştür.

Somut olay bu kriterler çerçevesinde incelendiğinde; davalının müktesep hak iddialarına dayanak yaptığı markalarından ... sayılı olanlar ile tasarımlarından da ... sayılı olanlar, “kazanılmış hak teşkil eden markanın tescilli olarak uzun süre kullanılması, bir başka deyişle kullanım ve tescilinin taraflar arasında artık çekişme konusu olmaktan çıkmış olması, kabullenilmesi” kriteri ile uyuşmamaktadır. Zira bunlar, dava konusu markanın başvuru tarihi olan 26.12.2018 ’den geriye dönük 5 yıl hesaplandığında, yani 26.12.2013 tarihinden önce tescile bağlanmamışlardır. Başka bir deyişle; müktesep hak iddiasına mesnet önceki tarihli bu markalar, dava konusu marka başvuru tarihi itibariyle henüz 5 yıllık hak düşürücü süre dolmadığından olası hükümsüzlük tehdidi altındadırlar.
Davalının ... ve ... sayılı markalarının asli unsuru korunarak davaya konu ... sayılı markanın oluşturulduğu tespit edilmiştir. Davalının bunlar dışında kalan markaları ve tasarımları ise, daha ziyade ürün ambalajı şekli ve ürün şekli olmakla, davalının tescil ettirmek istediği markanın genel görünümünden ve dahi ön plandaki unsurlarından farklılaşmakta ve daha farklı unsurlar ihtiva etmektedir. Yine davalıya ait ... sayılı marka tanınmış marka olup, mal veya hizmet barındırmadığından davaya konu marka başvurusu açısından müktesep hakka mesnet olamaz.
Davalının ... sayılı markasının tescilli olduğu “Çikolatalar, çikolata kaplı bisküviler, gofretler.” emtiaları gözetildiğinde, davalının ... numaralı marka başvurusunun kapsamında korumak istediği emtialardan, sadece, “çikolatalar, gofretler. ” açısından, “sonraki başvurunun, önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı veya aynı tür emtiaları/hizmetleri içermesi, kapsamını genişletme yoluna gitmemesi,” şeklindeki üçüncü kriterin somut olayda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki; müktesep hak iddialarına dayanak olan ... numaralı markanın tescilli olduğu“Çikolatalar, çikolata kaplı bisküviler, gofretler.” emtialarının davaya konu marka başvurusunda yer alan “bisküviler” emtiasını kapsadığı kabul edilmişse de, söz konusu görüşe itibar edilmemiştir. Zira ... sayılı markada koruma "çikolata kaplı bisküviler" için tescilli olup, genel olarak bisküviler için değil sadece çikolata kaplı bisküviler için davalıya marka koruması sağlamaktadır. Dava konusu markada ise "bisküviler" emtiaları tescile konu olup, bu emtialar "çikolata kaplı bisküviler" emtialarını içine alan ve bu emtialardan daha geniş bir emtia grubunu kapsayan niteliktedir. Bu hale göre; söz konusu "Bisküviler" emtiaları bakımından önceki tarihli markanın koruma kapsamı genişletildiğinden "Bisküviler" emtiası bakımından müktesep hak koşulları oluşmamıştır. Zira müktesep hak müessesesi istisnai bir kurum olduğundan, istisnaların dar yorumlanmasının amaca uygun olacağı, buna bağlı olarak da "Çikolata kaplı bisküviler" emtialarının "Bisküviler" emtialarını kapsamadığından, bu emtialar bakımından müktesep hak koşullarının oluşmadığı, bunun haricinde kalan ve önceki tarihle tescilli emtialar kapsamında kalan “çikolatalar, gofretler.” bakımından dava konusu markanın müktesep hakka sahip olduğu tespit edilmiştir.
Karşılaştırılan markalar arasında SMK m.6/1 hükmü koşullarının oluştuğu tespit edildiğinden, sonuca etkili olmayan SMK m.6/4 ve SMK m.6/5 hükmü koşullarının mevcut olup olmadığı hususunda ayrıca değerlendirme yapılmamıştır.
SMK m.6/9 hükmüne göre; Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Kötüniyetli marka başvurusu; Kişiyi, hukuk düzeninin tescil ile elde edilecek hakları kullanması amacı taşımaksızın, hukuka ve ahlaka aykırı olarak, bu hakların hukuk düzenince tasvip edilemeyecek şekilde başka amaçlarla kullanılması olarak tanımlanabilir. Hangi hallerde kötü niyetli olarak marka başvurusunda bulunulmuş sayılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, genel olarak markayı kullanmaktan ziyade şantaj veya başkasından haksız para elde etmek veya başkalarının ticaretine engel olmak gibi amaçlarla yapılan marka başvuruları kötü niyetle yapılmış başvuru olarak kabul edilmektedir. Kanunun ayrıca müeyyideye bağladığı hususlar tek başına kötü niyet emaresi olarak kabul edilmez. Zira Kanun tarafından zaten müeyyidesi gösterilmiş marka başvuruları için ayrıca kötü niyeti de sebep göstermek doğru görülmemektedir.
Somut olayda; davaya konu marka ile itiraza mesnet markaların iltibas tehlikesi oluşturacak derecede benzer olmalarının haricinde davalı şirketin kötüniyetle hareket ettiğini gösterir somut olgu ileri sürülmediğinden kötüniyet iddiasına dayalı istemler yerinde bulunmamıştır.
Yukarıda izah edilen gerekçelerle; karşılaştırılan markalar arasında SMK m.6/1 hükmü koşullarının oluştuğu, ancak davalı şirketin ... sayılı tescilli markasından kaynaklı olarak davaya konu markada yer alan "Çikolatalar, gofretler." emtiaları bakımından müktesep hakkın mevcut olduğu anlaşıldığından; davanın kısmen kabulü ile; "Bisküviler, Pastalar, krakerler, kekler, tartlar, Tatlılar: fırın tatlıları, un ve çikolata bazlı tatlılar, tatlı olarak tüketilen mus, buz içerikli tatlılar. dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtiaları bakımından ... sayılı YİDK kararının iptaline, fazlaya ilişkin istemin reddine, dava konusu ... sayılı markanın "Bisküviler, Pastalar, krakerler, kekler, tartlar, Tatlılar: fırın tatlıları, un ve çikolata bazlı tatlılar, tatlı olarak tüketilen mus, buz içerikli tatlılar. dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtiaları bakımından hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:
1-Davanın KISMEN KABULÜ ile; "Bisküviler, Pastalar, krakerler, kekler, tartlar, Tatlılar: fırın tatlıları, un ve çikolata bazlı tatlılar, tatlı olarak tüketilen mus, buz içerikli tatlılar. dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtiaları bakımından ... sayılı YİDK kararının İPTALİNE, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,
2-Dava konusu ... sayılı markanın "Bisküviler, Pastalar, krakerler, kekler, tartlar, Tatlılar: fırın tatlıları, un ve çikolata bazlı tatlılar, tatlı olarak tüketilen mus, buz içerikli tatlılar. dondurmalar, yenilebilir buzlar." emtiaları bakımından HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve SİCİLDEN TERKİNİNE, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,
3-6769 sayılı SMK m.27/6 hükmü gereği hükümsüzlük kararı kesinleştiğinde bir örneğinin re'sen TÜRKPATENT'e gönderilmesine,
4-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 59,30 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 54,40 TL'nin düşümü ile bakiye kalan 4,90 TL'nin müteselsilen davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 5.900,00 TL vekalet ücretinin müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜT m.3 hükmü gereği hesaplanan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
7-Davanın kabul ret oranının takdiren 4/5 olarak kabulüne,
8-Karar ve ilam harcının davanın yalnızca kabul edilen kesimi üzerinden alınması sebebi ile davacının peşin yatırdığı 54,40 TL peşin karar ve ilam harcının müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
9-Davacı tarafından yapılan 62,20 TL başvurma ve vekalet harcı, 1.800,00 TL bilirkişi ücreti, 126,00 TL tebligat, posta masrafı olmak üzere toplam 1.988,20 TL yargılama giderinin 4/5 'i olan 1.590,56 TL'sinin müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine, bakiye 397,64 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,
10-Davalı ... Gıda Sanayi Tic. A.Ş. tarafından yapılan 7,80 TL vekalet harcına ilişkin yargılama giderinin 1/5'i olan 1,56 TL'sinin davacıdan alınarak davalı ... Gıda Sanayi Tic. A.Ş.'ye verilmesine, bakiye 6,24 TL yargılama giderinin davalı ... Gıda Sanayi Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmasına,
11-HMK m.333 hükmü gereği karar kesinleştiğinde artan avansın yatıran tarafa re'sen iade edilmesine,
Dair, davacı vekili, davalı kurum vekili, davalı şirket vekilinin yüzüne karşı HMK m. 341 hükmü gereği kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk Dairesi nezdinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 05/02/2021